El 12 de marzo de 1967, la compañía discográfica Verve Records (filial de la multinacional Metro Goldwyn Mayer) lanzó el primer álbum de una banda neoyorquina llamada The Velvet Underground. El disco tuvo escaso éxito al momento de su lanzamiento, pasando prácticamente inadvertido para un público al que la oscuridad y la estridencia vanguardista que contenía resultaban en exceso incómodas: era la época del flower power y los desfiles del Sargento Peppers, la felicidad hippie se concentraba en la Costa Oeste lejos de la sombría y fría Nueva York.

Sin embargo, el disco de The Velvet Underground se convirtió con el tiempo en un clásico de culto; ha sido reeditado decenas de veces en todos los formatos y reverenciado como influencia por generaciones de músicos y prácticamente todos los críticos especializados. The Velvet Underground empujaron la música popular y el rock un paso más allá, mezclándose con los movimientos artísticos nacientes (fluxus, pop art), recogiendo la tradición de la música rock para unirla con la audacia abstracta de músicos como John Cage o La Monte Young y añadiendo el desafío poético de escritores como Allen Ginsberg o William Burroughs.

Al margen de todo esto, el primer disco de The Velvet Underground tiene otra historia paralela. Gran parte del mérito de que fuera editado corresponde al artista Andy Warhol. Warhol apadrinó al grupo desde su estudio Factory, usó su música como acompañamiento para la proyección de algunas de sus películas experimentales y ejerció de mecenas para facilitar su grabación, aportando el diseño de la portada y su firma como aval de un éxito que no llegó. La primera edición del disco presentaba un dibujo de un plátano amarillo en la portada, un plátano adhesivo acompañado de la instrucción “peel slowly and see” (pélalo despacio y verás) que, una vez retirado, descubría otro plátano ya pelado de color rosado y connotaciones obviamente fálicas.

El empeño de Warhol en hacer de este disco otra obra para su catálogo y publicarlo con un adhesivo removible retrasó notablemente la edición y encareció los costes. También la temática sórdida de algunas de sus canciones puso en problemas la producción. Y, por si fuera poco, la primera edición hubo de ser retirada de distribución porque en la contraportada aparecía una fotografía de la banda actuando sobre una pantalla en la que se proyectaba la imagen de un actor que había participado en una filmación de Warhol, y que no había sido informado del uso de su imagen en el disco. El actor amenazó con demandar a la compañía si no se retiraba su imagen o se le compensaba económicamente por representarla, y el disco fue retirado, corregido y luego repuesto con una contraportada distinta.

45 años más tarde, la banana diseñada por Warhol e impresa en la portada del disco se ha convertido en insospechado objeto de litigio. Esta es la información que yo he conocido, difundida por la Agencia Efe, y que tomo como fuente para los comentarios que siguen:

La Fundación Warhol, entidad que gestiona los derechos sobre las obras del artista, ha firmado un contrato con Apple para que el diseño de la banana sea utilizado en cubiertas y fundas para productos como iPhone o iPad. Contra esta decisión se han alzado los abogados del grupo (los designados por los músicos John Cale, Lou Reed y Maureen Tucker, más -supongo- los escogidos por los herederos de Sterling Morrison, miembro ya fallecido de la banda) reclamando que ese uso no es admisible a través de una demanda presentada ante la Corte Federal del distrito de Manhattan. La banda acusa a la Fundación Warhol de violación de derechos de marca, argumentando que la Fundación Warhol está induciendo a error al público, al hacerles pensar que The Velvet Underground patrocina o aprueba los productos de Apple, pese a repetidas peticiones por escrito para que cese en esa conducta.

Y todo ello porque la banana “se ha identificado tanto con el grupo, que el público reconoce esta ilustración como el símbolo e icono de The Velvet Underground”, ya que el diseño puede considerarse sinónimo de su primer trabajo, que incluso es popularmente conocido con el sobrenombre de “The Banana Album“. El diseño del plátano es, de conformidad con el grupo, un elemento significativo de la mercadotecnia de The Velvet Underground: así por ejemplo, en 1995, el grupo habría “calificado de manera expresa ese logo como su marca”, acordando en 2001 con Absolut Vodka su uso para una línea de botellas con esa imagen bajo el nombre de “Absolut Underground“. Se expone igualmente que “nadie registró nunca los derechos de autor de la imagen” de manera que ese logotipo siempre se ha identificado con la banda y ésta lo ha explotado de manera exclusiva, continua e ininterrumpida. Por fin, se indica que, además de todo lo anterior, la Fundación Warhol no podría reclamar la existencia de derechos de autor sobre el dibujo, ya que Warhol lo elaboró a partir de un anuncio de dominio público.

Bien, aquí hay un buen lío. En primer lugar, estamos en el extraño universo del Derecho anglosajón -y especialmente norteamericano-, lo que significa que sólo podemos aproximarnos al problema desde nuestra perspectiva europea y tratar de entender qué se está planteando exactamente según nuestros conceptos, razón por la que todo lo que se diga aquí no tiene más valor que el de una orientación aproximada. En segundo lugar, y si la información que se ha extendido es correcta (en ocasiones los periodistas se organizan un buen aunque inevitable lío entre marcas, patentes, obras y registros, llamando marca a lo que es una patente o patente a lo que sólo es un registro), estamos en el terreno del Derecho de Marca.

Para empezar: Warhol es autor de la banana de la discordia. La pintó él, independientemente de que tomara un modelo real. Que la obra que fue a parar a la portada del disco procediera de una fotografía sólo podría, en el mejor de los casos, inducir que la banana es una obra derivada. Pero en ese caso habría de poderse demostrar que la obra de Warhol efectivamente procede de un anuncio, determinar si era una obra fotográfica o una mera fotografía (confieso que ignoro si estas categorías existen diferenciadas en el Derecho norteamericano, y si tienen el mismo significado) y acreditar qué transformación operó o no operó Warhol sobre su modelo, o si simplemente lo tomó como ejemplo pero realizó íntegramente la obra (y ahí no habría necesariamente derivación). A esto añadiremos que el hecho de que un anuncio sea de público conocimiento no tiene nada que ver con el dominio público en sentido intelectual: un anuncio puede ser una obra con autor definido y derechos absolutamente consolidados sobre ella, por muy público que haya llegado  a ser. Los publicistas y las agencias, de lo contrario, no podrían obtener rendimiento de su trabajo.

En segundo lugar: ¿puede el plátano ser obra de Warhol y al mismo tiempo marca registrada por un tercero?. Si, claro: los derechos de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial son independientes entre sí según dice al artículo 3.2 de nuestra Ley: los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables (…) con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Puedo tener ambos o sólo los de autor,  o bien sólo -en este caso- los de marca. Un autor puede diseñar un logo para un empresa y transferir los derechos de explotación sobre su dibujo. La empresa en virtud de esa cesión registra el dibujo como marca y obtiene los derechos exclusivos sobre ella, conservando siempre el autor los derechos morales sobre su obra. Warhol no puede dejar de ser autor del plátano y ostentar los derechos que le corresponden y que ahora gestionan sus herederos a través de la fundación demandada. Otra cosa es que en esa gestión se hayan extralimitado o no.

En tercer lugar: ¿es el plátano una marca? Bien, esto no lo sabemos exactamente, porque la información no es muy precisa en este sentido. Los miembros del grupo sostienen que sí, que es una marca y que como tal es un signo distintivo que identifica sus productos en el mercado. Si esto es así, la Fundación Warhol no puede usar al mismo tiempo ese diseño y  autorizarlo para incorporarlo a productos de un tercero, porque eso interfiere en el derecho exclusivo de explotación y uso comercial que otorga un registro de marca: Velvet Underground tendría razón y podría exigir el cese de la comercialización de productos Apple con su logo impreso.

Ahora bien…¿qué significa que la banda ha calificado expresamente como marca el plátano?…¿está registrado a su nombre como marca o no?…es decir…¿Lou Reed, John Cale, Maureen ‘Moe’ Tucker y los herederos de Sterling Morrison son cotitulares del plátano como marca gráfica registrada?…Si esto es así efectivamente, no hay mucho más que hablar: el uso que la Fundación Warhol ha hecho del plátano creo que sí puede estimarse infractor de los derechos exclusivos que corresponden, sin duda, al titular de una marca registrada.

Nuestra Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 6, dice que no se podrán registrar como marcas los signos que resulten idénticos a una marca anterior que designe iguales servicios o productos, o que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, originen un riesgo de confusión en el público, entendiendo que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. El ordinal segundo del mismo artículo establece qué podrá entenderse por marca anterior, y su apartado d) dice que entre ella se encuentran las marcas no registradas que, en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen, sean notoriamente conocidas en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Por su parte, este artículo (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) dice que <<los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta>>.

Es decir, que yo no puedo registrar como marca un signo que sea similar o idéntico a una marca anterior, aunque esta no se encuentre registrada si, pese a no estarlo, es notoria en el sentido de conocida y percibida por el público como identificativa de unos determinados productos o servicios. Si asumimos que nos encontramos en el terreno de las marcas notorias porque el plátano no estaba registrado como marca formalmente, pero fue usado como tal y como tal también se empleó por los hoy demandantes, tendremos que valorar si esa notoriedad es real y si puede hacerse valer como una notoriedad de marca impeditiva del uso por parte de la Fundación Warhol. Es decir, que nos vamos al complicado escenario de la prueba de la notoriedad.

Efectivamente, el plátano es conocido. Está indisolublemente asociado por el público desde hace casi medio siglo a un disco y, por extensión, a un grupo. Y ha sido usado comercialmente en todo el merchandising explotado en relación con el grupo: podría decirse que es un plátano notorio. En realidad, el de Velvet Underground es uno de los muy pocos casos en que un grupo de rock puede ser identificado inmediatamente con un mero dibujo (otro caso sería la lengua de Rolling Stones que, contra lo que se cree popularmente, no es una obra de Warhol). La notoriedad parece, al menos, viable.

Pero sin embargo…¿significa eso que el plátano es una marca?…¿se convierte todo dibujo o diseño impreso en la portada de un disco o un libro en una marca siquiera potencial?…¿Warhol no limitó su cesión de derechos de explotación del dibujo a Metro Goldwyn Mayer?…¿o la cesión fue hecha a favor de Reed, Cale, Tucker y Morrison?…¿no podría considerarse que tal vez ha habido una extralimitación en el uso del diseño por parte del grupo, o de su compañía?…la tolerancia en el uso del plátano por Warhol no implica que Velvet Underground consolidaran derechos de utilización sobre el mismo, de modo que aún todo podría dar la vuelta.

Lamento no poder conocer más a fondo este contencioso, porque me parece una cuestión de verdad apasionante: decidir si el plátano es o no es marca, si es marca notoria, si su uso anterior y público estaba amparado por un derecho o si por el contrario constituía una extralimitación sobre las posibilidades de explotación conferidas por el autor, si ese uso es un uso efectivamente referible a la condición de marca, si su reproducción en productos de Apple interfiere derechos exclusivos consolidados…de no ser porque este tiene aspecto de ser el tipo de litigio que termina en un arreglo económico extrajudicial, creo que estaríamos ante uno de esos casos en que los pleitos se vuelven apasionantes.

Entre tanto, no puedo dejar de recomendar escuchar a The Velvet Underground. Con o sin plátano registrado.