Acabo de terminar un trabajo para un cliente. Es desarrollador de software y acostumbra a formalizar contratos de colaboración en el desarrollo de programas y creaciones de base informática. Al margen de revisar su contrato y darle la mejor forma posible, me ha parecido aconsejable explicarle algunos conceptos elementales que creo pueden serle de mucha utilidad a futuro. Una de las premisas para que las cosas funcionen es conocer bien tu propia actividad, tu propio producto, incluso en aquellos aspectos que no sean tu especialidad pero que recaen sobre tu trabajo, y la dimensión legal de las cosas es el mejor ejemplo de lo que digo.

Todos estamos sujetos a la parte jurídica de nuestras actividades, aunque muchas veces no lleguemos a conocerla en toda su extensión (lo que, por otra parte, raya el imposible). De manera que este es un extracto de ese informe, simplificado con el deseo de que pueda ser interesante para cualquiera que trabaje en el mundo de la informática o cualquiera que, aun no trabajando ese campo, quiera tomar algunas nociones que -espero- resulten prácticas para saber en qué términos es conveniente encarar un contrato.

Cuando se proyecte y cuando se formalice cualquier contrato cuyo objeto consista en la transmisión de tecnología, la colaboración con terceros bajo cualquier forma (cooperación, contratación / subcontratación, etc.) y, en definitiva, la generación por cualquier medio contractual o cooperativo de trabajos o resultados explotables, creaciones y novedades funcionalmente aplicativas u operativas, siempre debe tenerse en cuenta lo siguiente:

I.- Si se trata de software, debe recordarse que el software como tal se considera creación (obra) intelectual y no industrial, lo que significa que no es patentable. Las creaciones informáticas pueden formar parte de una invención (protegible bajo patente, modelo de utilidad, etc.) si están implicadas en ella como elemento. En ese caso, la patente las protege como parte integrante de la invención, pero no como creaciones por sí mismas. Por lo tanto, el régimen del software es el de la Propiedad Intelectual y no el de la Industrial. El software no se patenta.

II.- En el régimen de la Propiedad Intelectual, sólo las personas físicas se consideran autores. Las personas jurídicas (sociedades, fundaciones, etc.) nunca tienen la condición de autores, salvo excepciones absolutamente delimitadas que, de todos modos, debemos conocer en la medida en que pueden afectarnos (artículo 97.2 LPI). Todo lo que se programe y se cree es obra –y, por tanto, propiedad– de las personas físicas que lo realicen, pero no de la empresa. Quedan al margen las complejas particularidades derivadas de los contratos de trabajo (las creaciones realizadas por asalariados, tal y como las regula el artículo 51 y, específicamente para las obras informáticas, el artículo 97.4 LPI), que atribuyen los derechos de explotación a la empresa, pero siempre según qué se haya pactado en el contrato de trabajo. Hay que poner especial atención en la redacción de los contratos de trabajo para evitar problemas.

III.- El Registro de la Propiedad Intelectual no tiene prácticamente nada que ver con la Oficina de Patentes y Marcas, y es diferente de la mayoría de Registros Públicos. Por eso recomiendo no tratar nunca indistintamente el registro intelectual y la patentabilidad en las cláusulas de un contrato y en su lugar separarlos, porque eso puede dar lugar a problemas serios. Debe entenderse que la inscripción de una obra en el Registro no otorga ningún derecho (no tiene efecto constitutivo), sino que tiene un carácter exclusivo de prueba. Los derechos sobre las obras se obtienen por su creación y no por su inscripción. El Registro de la Propiedad Intelectual no es un registro de obras, sino de derechos. La inscripción y la incorporación al Registro no son títulos transmisibles ni negociables.

IV.- A la hora de negociar la transmisión de derechos de explotación debe tenerse en cuenta que la Ley (artículos 4345) impone que se haga de forma expresa, por escrito y con expresión detallada de lo siguiente:

• Alcance material de los derechos transmitidos: cuáles se transmiten, cuáles no y si se hace con carácter exclusivo o no exclusivo. Si no se pacta expresamente, la Ley considera que la cesión es no exclusiva, y que sólo comprende los derechos que se consideren imprescindibles para cumplir la finalidad del contrato. Eso quiere decir que en el caso de que no se haya pactado así, podemos perder la exclusiva de la explotación y vernos forzados a competir con un tercero que sea cesionario simultáneo, o ver limitada su explotación por haberse omitido la expresión de los derechos.

• Alcance formal de los derechos transmitidos: deben consignarse de forma expresa todas y cada una de las modalidades de explotación afectadas por la cesión de los derechos. Esto significa que deben expresarse las formas de comunicación, reproducción, distribución o transformación que se prevea van a aplicarse a la explotación de las obras que se generen. También quiere decir que -en el caso de no hacerse así- podríamos encontrarnos con que una determinada modalidad que no se incluyó y que no pueda entenderse implicada de forma necesaria en lo contratado no pueda ser utilizada, deba renegociarse o perderse.

• Alcance temporal de los derechos transmitidos: por cuánto tiempo se transmiten. El máximo legal es el equivalente a toda la vida del autor más 70 años desde su muerte. Si no se pacta expresamente, la Ley considera que la cesión sólo rige durante 5 años. Eso quiere decir que en el caso de no haberse dispuesto el plazo, nos podríamos ver obligados a renegociar al alza la prolongación de la explotación, o quedar expuestos a perderla.

• Alcance territorial de los derechos transmitidos: a qué país o países afecta la cesión. Si no se pacta expresamente, la Ley considera que el alcance será sólo el del país en el que se realice la cesión de los derechos. Eso quiere decir que en el caso de una posterior exportación del resultado, podríamos encontrarnos indefensos o perder el control de la explotación.

Por todo lo anterior, cada vez que se revise un contrato de transferencia de tecnología o de colaboración mercantil para el desarrollo de proyectos, etc., es necesario saber con total claridad de qué tipo de creaciones se va a tratar, en qué consiste el proyecto, en qué régimen se va a trabajar, con qué organización y con qué finalidad exacta. En esos términos, podremos defender la posición más ventajosa para nuestro interés por relación a todos los demás factores que concurran.